Zapraszamy na drugi post z serii „Znaki towarowe – z czym to się je?”. Pierwszy artykuł, w którym omówiliśmy wstępnie rodzaje znaków i doradzaliśmy ważność w zakresie pism z Urzędu Patentowego, znajduje się tutaj.

Zdolność odróżniająca to absolutny must have, gdy chodzi o znaki towarowe

Żeby znak dało się zarejestrować musi mieć pierwotną zdolność odróżniającą. Czyli możliwość odróżnienia produktu naszego od innych dostępnych na rynku; oryginalność, niebanalność oznaczenia. Sam wykrzyknik czy inicjały takiej zdolności nie mają. Pierwotna zdolność odróżniająca to przesłanka, na podstawie której Urząd zatwierdzi albo odrzuci wniosek. Jeśli jest niewystarczająca, bo oznaczenie ma charakter opisowy (np. chcesz oznaczać usługi weterynaryjne znakiem „Psi weterynarz”), możesz mieć niemal pewność, że wniosek zostanie odrzucony. Słowem: znak towarowy nie może wprost opisywać, jaką oferujemy usługę czy produkt. Musi mieć w sobie choć odrobinę abstrakcji.

Wtórna zdolność odróżniająca to z kolei nabyty po pewnym czasie używania charakter znaku, który sprawia, że konsument kojarzy oznaczenie z naszym towarem/usługą. Jeśli konsekwentnie, latami używasz jakiegoś oznaczenia, to być może na tej podstawie uda się przekonać Urząd do rejestracji znaku. Nawet jeśli jest dość oczywisty czy opisowy. Choć w praktyce jest to trudne i żmudne – i bez solidnych dowodów i argumentacji się nie uda.

Pierwotna zdolność odróżniająca znaku

Urząd Patentowy, który otrzymuje wniosek dot. rejestracji znaku, bada w pierwszej kolejności czy nie zachodzą żadne negatywne przesłanki rejestracji. Dzięki temu badaniu ochrony nie uzyskają oznaczenia, którymi posługujemy się w języku potocznym. Czyli takie, które nie pomogą nam odróżnić jednego producenta/usługodawcy od drugiego. Możesz być pewny, że Urząd uzna zgłaszany znak za nieposiadający pierwotnej zdolności odróżniającej, a twoje zgłoszenie nie zakończy się sukcesem, jeżeli znak:

• Jest zbyt rozbudowany, nieczytelny, za krótki – jak np. jedna cyfra
• Nie daje możliwości odróżnienia towarów opatrzonych znakiem towarowym w obrocie – jak np. wykrzyknik czy figura geometryczna
• Jest to znak opisowy, czyli zbudowany wyłącznie z informacji o cechach produktu – jak np. „Psi weterynarz”
• Składa się wyłącznie z wyrażeń potocznych albo zwyczajowo używanych w handlu
• Jest sprzeczny z porządkiem publicznym, np. zawiera przekleństwo, jest obraźliwy
• Zawiera element symboliczny, o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym
• Zawiera symbole Rzeczpospolitej Polskiej, symbol obcego państwa czy organizacji międzynarodowej
• Wprowadza odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego, np. oznaczenie „lody domowe” odnoszące się nie tylko do lodów, ale i do kawy, herbaty i sałatek

Powyższy katalog nie wyczerpuje wszystkich negatywnych przesłanek rejestracji. Jest ich jeszcze kilka, ale nie będziemy nimi zanudzać. Największą trudność sprawia w praktyce uniknięcie zakwalifikowania znaku jako znak opisowy.

Co ważne, jeśli wniosek zostanie zakwestionowany z uwagi na brak pierwotnej zdolności odróżniającej, pozostaje jeszcze możliwość udowodnienia tej wtórnej.

Wtórna zdolność odróżniająca znaku

Na czym polega uzyskanie cechy „odróżnialności” w wyniku używania oznaczenia? To sytuacja, gdy znak, który na początku był pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego co do danych towarów/usług, zaczyna być odbierany przez konkretny krąg konsumentów za charakterystyczny. Nabywca identyfikuje te towary/usługi jako pochodzące z określonego źródła.

Co ważne, nabycie wtórnego charakteru odróżniającego w następstwie używania musi mieć miejsce przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie. Niestety udowodnienie go jest bardzo trudne:

„Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z nieprzewidywalności zachowania klientów. A raczej z braku możliwości udowodnienia, dlaczego klient sięga właśnie po nasz produkt. Niezwykle często zgłaszający, próbując udowodnić wtórną zdolność odróżniającą, powołuje się na popularność i rozpoznawalność oznaczenia. Tymczasem fakt, który trzeba udowodnić w toku rejestracji to to, że klienci identyfikują towar oznaczony znakiem konkretnie z naszym przedsiębiorstwem. Innymi słowy, że decydują się na zakup towaru ze względu na to, że pochodzi od nas, a nie od konkurencji. Albo nie ze względu na to, że towar najnormalniej w świecie klientowi najbardziej odpowiada, choć niekoniecznie kojarzy kto go wyprodukował.”

To (bardzo aktualny) fragment naszego archiwalnego wpisu, do lektury którego oczywiście zachęcamy.

Jak udowodnić wtórną zdolność odróżniającą?

Przede wszystkim pamiętaj, że nie zdobywa się jej od razu. Taki proces trwa latami, bo latami konsument musi widzieć dany produkt czy usługę oznakowaną danym brandem, żeby kojarzyć ją z tym konkretnym oferującym. Znak musi się po prostu „opatrzyć”. Aby zawalczyć o znak, przedsiębiorca musi udowodnić przed Urzędem Patentowym, że odbiorca mocno kojarzy jego biznes z tym oznaczeniem. A na to są już konkretne rodzaje dowodów. Mogą nimi być np. katalogi, cenniki, faktury, raporty dotyczące nakładów na reklamę – oraz reklamy, badania opinii publicznej lub rynku. Idąc w bój o znak towarowy trzeba więc przygotować się na konkretne działania. A w związku z nimi oczywiście wydatki.

Powyższy wpis nie jest poradą prawną. W celu jej uzyskania skontaktuj się z prawnikiem.

Za chwilę dalszy ciąg programu

To już drugi z wpisów z serii „Znak towarowy – z czym to się je?”. Zapraszamy na kolejne, w których pokażemy świadectwo ochronne i opowiemy do czego uprawnia, a także wytłumaczymy o co chodzi z klasami nicejskimi.